Das Problem
Damit ein Markeninhaber aus seiner eingetragenen Marke Rechte, beispielsweise einen Unterlassungsanspruch oder Löschungsanspruch, gegen Dritte durchsetzen kann, muss er auf die Einrede dieses Dritten hin nachweisen, dass er seine Marke genau für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt hat.
Dabei gilt grundsätzlich, dass die Marke so, wie sie eingetragen ist, benutzt werden musste. Abweichungen sind nur sehr eingeschränkt möglich. Sie dürfen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.
Nach deutschem Markenrecht führt die Benutzung der Marke (nachfolgend: "Ursprungsmarke") in abgewandelter Form, bei der der "kennzeichnende Charakter" der Ursprungsmarke gewahrt ist (nachfolgend: "Folgemarke"), dazu, dass die Benutzung der Folgemarke als eine Benutzung auch der Ursprungsmarke angesehen wird, und zwar selbst dann, wenn die Folgemarke ebenfalls im Markenregister eingetragen ist, § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG.
Wenngleich § 26 MarkenG der Umsetzung der europäischen Markenrichtlinie dient, findet sich dort eine vergleichbare Regelung zu § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht (siehe Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a)).
Rechtserhaltende Markenbenutzung
Die rechtserhaltende Markenbenutzung durch ein abgewandeltes, ebenfalls eingetragenes Zeichen galt in Deutschland bisher unter den Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG als gesichert.
Die Frage der Vereinbarkeit der Regelung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit dem höherrangigen Gemeinschaftsrecht stellte sich jedoch erstmalig infolge des Urteils des EuGH vom 13.09.2007 - Bainbridge, in dem der EuGH entschied, dass eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn dieses abgewandelte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist.
Die mit dieser Entscheidung des EuGH aus dem Jahre 2007 einhergehende Unsicherheit bezüglich der Richtlinienkonformität des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG will der BGH dadurch beseitigen, dass er nunmehr dem EuGH in den beiden eingangs erwähnten Verfahren Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken zur Vorabentscheidung vorgelegt hat.
Es ist derzeit nicht abzusehen, ob der EuGH von seiner BAINBRIDGE-Entscheidung abweichen bzw. diese einschränke wird und sich dem Inhalt der Norm des § 26 Abs. 3 Satz 2 des MarkenG annährt oder ob er diese Norm für gemeinschaftswidrig erklären wird.